专利工程：构建高价值专利组合与控制市场指南

英文版序 

我在伊斯曼柯达公司（Eastman Kodak）从事数字印刷研究工作33年。尽管该领域经过多年发展已经相当成熟，从20世纪30年代切斯特•卡尔森（Chester Carlson)首次发明静电复印术以来该领域就一直很活跃，并且在那段时间静电复印术一直是许多公司研发的主题，但是现代数字电子技术的出现为人们提供了该技术领域中的新机会和挑战。 
在我从柯达公司退休的数年前，被邀请从数字印刷独立研究员的角色转换到知识产权经理的角色。在该职位上，我的工作涉及生成并维持用以保护柯达公司专有技术的专利、针对嫌疑侵权公司提起专利主张、办理专利申请、实施交叉许可协议等相关业务。在此期间，我非常荣幸与世界工程师、科学家、专家以及包括律师、专利代理人和律师助手的杰出法律团队一起工作。 
由柯达公司技术团队研发的技术非常具有创新性，使得电子照相术不再局限于办公用复印机，而是发展成为在质量、可靠性和速度方面可与卤化银照相和胶印匹敌的技术，同时能够将数字时代的能力与硬拷贝印刷结合起来。发明公开内容由技术团队人员提出，而专利申请由律师提交、办理。柯达公司在每年提交的申请数量方面和获得的专利数量方面都非常成功。然而，尽管在这些方面做得都很成功，但还是明显有机会可以通过扩展实际所覆盖的知识财产和增加专利的可主张性来大大地增大专利组合的范围和价值，同时使专利过程花费较少并且更高效。 
为了有效地改进专利过程，柯达公司派了两位杰出人士与我并肩工作。一位是律师罗兰•辛德勒（Roland Schindler），另一位是由工程师转行做专利代理人的克里斯•怀特（Chris White）。他们两位同我一样，都看到了改进的必要和机会，并且都热心于在可能改进的任何地方做出努力。我们一起开发了一套可以满足这些需要的方法。终，我们能够生成更多的专利申请，这些申请与以前提交的那些专利申请相比，覆盖范围更广、更宽泛、更可主张，而且成功获得授权的专利与所提交申请的比例也较高。另外，技术团队成员从前常常不愿意将专注力从他们的工作任务转移到专利申请，他们多数认为这是一项令人头痛的工作；我们发现，通过实施这套方法，技术团队成员变得更加具有合作性，因为我们能够将专利申请工作中令人头痛的方面去除。 
本书描述了罗兰、克里斯和我所设计、应用的一套方法。在当今全球竞争的时代，本书旨在给予读者一些工具，使读者能够使用本书中讨论的理念为他们的企业提供市场竞争优势，并生成可以提高企业收益和价值的专利组合。 

本书共分11章。第1~3章主要介绍专利工程的概念以及什么是更有保护力度的专利战略，说明了企业需要用专利工程的方法来构建强有力的专利组合，那就是尽可能拥有整个问题，并基于“特定问题”构建专利组合；第4~7章主要介绍了专利及发明人的基本概念和相关问题，以及基于专利工程方法的解决方案；第8~10章主要介绍了专利工程对企业和在全球经济中的重要作用，同时阐述了其对于国内和国际专利申请、维护以及成本控制和避免侵权诉讼的重要性;第11章重点介绍了专利工程中人的因素，即专利工程师这一重要角色对于实现专利战略以及专利工程的成功运用所起到的至关重要的作用，这一角色如何确保以问题为中心的专利战略的实现。 
 读者对象：专利分析师、专利律师、知识产权管理人员、科研人员、知识产权法官、专利审查员、企业管理者、工程师等。

唐纳德·S.雷米(Donald S.Rimai)博士近从伊斯曼柯达公司退休，他是该公司的数字印刷和黏附科学方面的研究员和知识产权经理。他擅长于构建专利组合、帮助发明人将他们的发明专利化。他曾获得150项美国专利，发表科学论文120多篇，并获得伊斯曼柯达公司“卓越发明人”称号。他出版了5本专著，编辑了2本会议论文集，是美国黏附协会的会员，也是美国物理协会的会员，获得了查尔斯·艾夫斯和切斯特·卡尔森奖（Charles Ives and Chester Carlson Awards）。他拥有伦斯勒理工学院（Rensselaer
Polytechnic Institute）的科学学士学位以及芝加哥大学的科学硕士学位和哲学博士学位。2014年，他获得罗切斯特知识财产法律协会（Rochester Intellectual Property Law Association）颁发的年度发明家奖。

第1章专利工程简介
一、产品投放市场的前夜
二、专利的价值
三、实施专利战略
四、专利战略的目标
五、两种专利战略的例子和结果
六、本书的目标
第2章专利与专利战略——它们是什么，我们为什么需要它们
一、世界已经发生变化
二、40年以前
三、当今世界
四、专利的作用
五、发明人
六、发明
七、准备申请
八、五条专利箴言
第3章专利战略构建与专利工程
一、五种专利战略
二、一种新的战略：特定问题申请（Problem Specific Filing）或 “拥有问题”（Owning the Problem）
三、指导你的技术团队：专利工程师
四、对申请、办理（Prosecution）和权利要求的简单介绍
五、专利战略的其他目标
六、对权利要求、侵权和主张（Assertion）的简单介绍
第4章通过专利工程实施专利战略和申请过程
一、专利申请的过程
二、权利要求
三、现有技术和新颖性
四、显而易见性
五、专利从业人员
六、专利申请的办理
七、完善的专利战略的价值
八、专利的目标和用途
九、专利工程和在申请过程中拥有问题
十、关键挑战
十一、时机
十二、提交申请之后的考虑
第5章专利的结构
一、专利从业人员
二、专利工程
三、专利结构
四、权利要求表示什么意思
五、增强你的专利组合的机会
六、现有技术检索
七、专利的背景部分
八、对包括附图的发明的详细描述
九、共同公开（Common Disclosures）的好处
十、仔细看一看现有技术检索
第6章发明与发明人身份：挑战与复杂性
一、什么是专利
二、什么是发明
三、权利要求和新颖性
四、在与合同公司打交道时如何保护你的知识财产
五、实用性
六、显而易见性和本领域的普通技术人员
七、本领域的普通技术人员：一个实际的例子
八、显而易见性：一个实际的例子
九、一件专利只包括一项发明
十、主张（Asserting）你的专利
十一、发明人与发明人身份
十二、处理发明人身份的问题
第7章专利工程与专利办理（Prosecution）
一、美国专利的类型
二、专利性
三、评审现有技术检索结果
四、处理申请中的现有技术
五、是否应当在国际上提交专利申请
六、聘请专利从业人员并评审专利战略
七、临时申请
八、审查意见
九、放弃申请
第8章通过专利工程控制专利组合的构建和维持费用
一、法律费用
二、间接费用
三、专利局收取的费用
四、可以避免的费用
第9章全球经济中的专利工程
一、构建国际组合的情况
二、驱动国际专利申请的其他因素
三、构建国际组合及其风险
四、构建国际组合的成本
五、构建国际组合：做出选择
六、制造和销售因素
七、控制成本、调整公开内容
八、《专利合作条约（PCT）》与国际检索单位（ISA）
九、国际专利申请在拥有问题中的作用
十、指定中心国与卫星国
第10章通过专利清查（Patent Clearance）避免侵权诉讼
一、专利性检索与清查检索的区别
二、与权利要求有关的考虑
三、对权利要求的限制：手段 功能
四、等同原则
五、故意侵权
六、进行清查检索
七、应当清查什么
八、应当在哪些国家进行清查检索
九、应当在何时进行清查检索
十、如何进行清查检索
十一、一些注意事项
十二、如果你的产品似乎侵权
十三、清查分析和备忘录
第11章专利工程师的作用
一、专利工程师是什么人
二、公司里的专利工程师
三、扩展你的专利组合——一个例子
四、技术团队如何通过与专利工程师互动而受益
五、专利工程师在联合产品开发项目中的作用
六、保密协议
七、专利工程师与专利办理
八、专利工程师与专利清查
九、专利工程师在专利维持中的作用
十、专利工程师与主张专利
十一、专利工程师与大学
十二、在大学实施专利战略
十三、专利工程师在律师事务所中的作用
十四、专利工程师与投资公司
十五、控制市场
索引

本书共分11章。第1~3章主要介绍专利工程的概念以及什么是更有保护力度的专利战略，说明了企业需要用专利工程的方法来构建强有力的专利组合，那就是尽可能拥有整个问题，并基于“特定问题”构建专利组合；第4~7章主要介绍了专利及发明人的基本概念和相关问题，以及基于专利工程方法的解决方案；第8~10章主要介绍了专利工程对企业和在全球经济中的重要作用，同时阐述了其对于国内和国际专利申请、维护以及成本控制和避免侵权诉讼的重要性;第11章重点介绍了专利工程中人的因素，即专利工程师这一重要角色对于实现专利战略以及专利工程的成功运用所起到的至关重要的作用，这一角色如何确保以问题为中心的专利战略的实现。 
 读者对象：专利分析师、专利律师、知识产权管理人员、科研人员、知识产权法官、专利审查员、企业管理者、工程师等。

唐纳德·S.雷米(Donald S.Rimai)博士近从伊斯曼柯达公司退休，他是该公司的数字印刷和黏附科学方面的研究员和知识产权经理。他擅长于构建专利组合、帮助发明人将他们的发明专利化。他曾获得150项美国专利，发表科学论文120多篇，并获得伊斯曼柯达公司“卓越发明人”称号。他出版了5本专著，编辑了2本会议论文集，是美国黏附协会的会员，也是美国物理协会的会员，获得了查尔斯·艾夫斯和切斯特·卡尔森奖（Charles Ives and Chester Carlson Awards）。他拥有伦斯勒理工学院（Rensselaer
Polytechnic Institute）的科学学士学位以及芝加哥大学的科学硕士学位和哲学博士学位。2014年，他获得罗切斯特知识财产法律协会（Rochester Intellectual Property Law Association）颁发的年度发明家奖。