专利侵权风险防控——FTO分析实务指南

前 言

专利侵权是指未经专利权人授权或者许可，他人擅自使用、制造、销售、许诺销售、进口或提供专利产品或方法的行为。一旦发生专利侵权，可能会导致企业面临较大的法律风险和经济损失。因此，为了降低专利侵权风险，企业需要进行专利侵权风险排查，并生成相应的分析报告。 
专利侵权风险排查报告，也称为自由实施（Freedom to Operate，FTO）
报告，是对企业现有产品、技术或服务与他人专利权的关系进行全面调查和分析的报告。它的目的是识别已经发生或者潜在的专利侵权风险，帮助企业了解自身的专利权利状况，规避潜在的法律纠纷，并为制定正确的专利战略决策提供依据。 
在诸多场景中都需要进行专利侵权风险排查，比如在确定研发方向时、新产品面市时、产品出口海外时、企业上市时、产品展销时等。但国内企业高层普遍对专利侵权不重视，甚至对专利侵权的概念都不清楚，更不知道何时何因需要做专利侵权风险排查；很多企业的知识产权负责人也不清楚如何对项目过程进行监督和质量管理；很多咨询机构的具体执行人员对开展专利侵权风险排查的检索方法、策略和工具、风险专利的筛选和侵权与否的判定等也缺乏全面的认知，对专利侵权风险排查报告的框架和内容如何做到翔实、规范，以便作为证据使用也存在诸多疑问；在进行风险排查时，特别领域的特殊性怎么考虑进来，如何最终从法律的角度做到合理应对等也缺乏相应知识。 
本书的编排就是为了解决上述困惑和疑问的。首先，通过列举专利风险排查的场景、企业专利风险的来源来说明为什么要进行专利风险排查，以及对专利侵权风险如何进行评估和管理。其次，对比了ＦＴＯ项目和一般专利检索项目，总结了ＦＴＯ项目的特征，并介绍了ＦＴＯ项目的过程管理及如何界定项目的工作范围。为了突出实操性，在梳理ＦＴＯ关键步骤的基础上介绍了ＦＴＯ检索的方法和工具。还详述了专利侵权判定的基本原则和代表性的案例，介绍了专利侵权风险排查报告的样例及撰写要点，并简要展示了美国和中国的ＦＴＯ报告样例。此外，考虑到生物医药领域和信息通信领域的特殊性，比如在生物医药领域，进行ＦＴＯ分析时还需要考虑各国对药品相关知识产权特殊的制度设计，以及药品种类的不同和不同的药品开发阶段。最后，对一旦发生专利侵权诉讼后，如何从程序和实体上进行妥善应对也做了充分的梳理和总结。

本书概述了专利侵权风险排查的概念，列举了需要进行专利风险排查的场景。在对比FTO项目和一般专利检索项目、尽职调查项目的基础上，总结了FTO项目的特征，并介绍了FTO项目的过程管理及如何界定项目的工作范围。在详述FTO关键步骤的基础上介绍了FTO检索的方法和工具、专利侵权判定的基本原则和代表性的案例、专利侵权分析报告样例及撰写要点。此外，还充分考虑了生物医药领域和信息通信领域的特殊性。最后，对如何从程序和实体上进行妥善应对也做了充分的梳理和总结。 

马天旗，北京智专北斗知识产权咨询有限公司执行董事兼总经理，国家知识产权局专利局机械发明审查部原副处长，国家知识产权运营公共服务平台原副总经理。国家知识产权局高层次人才，“科创中国”专利大数据技术竞争情报专业科技服务团专家，国家知识产权局重大科技经济活动知识产权分析评议讲师，专利侵权判定专家库专家，首都知识产权服务行业师资库专家，北京市知识产权服务领军人才。《中国发明与专利》审稿专家，主编《专利布局》《专利挖掘》《高价值专利培育与评估》等10多部书籍。
高晓培，北京智专北斗知识产权咨询有限公司产品总师兼尽职调查部总监，曾就职于七星天（北京）咨询有限责任公司。中国科学技术信息研究所硕士。在海外专利申请与布局、专利检索与侵权分析、专利情报分析与利用、专利交易评估与专利资产管理方面经验丰富。入选第一期全国专利信息实务人才、江苏省知识产权骨干人才。
郝政宇，北京观韬中茂律师事务所合伙人、律师、专利代理师，具有超过15年的知识产权从业经验，曾在国家知识产权局从事多年专利审查和复审工作，此后在多家知名律所执业多年，代理众多企业的知识产权纠纷案件，具有丰富的诉讼经验，目前担任10余家上市公司的知识产权顾问，团队微信公众号“大岭IP”在业内具有广泛影响力。
郑众琳，律师、专利代理师，北京智专北斗知识产权咨询有限公司上海分公司总经理。具有10多年知名咨询机构、律所、专利代理机构从业经验，长期从事专利分析咨询、专利布局申请、专利无效诉讼等相关工作，曾主持完成几十项专利侵权风险排查项目。
苏志甫，北京汇仲律师事务所上海办公室高级顾问、知识产权团队负责人，北京市高级人民法院知识产权庭原审判长，兼任中国政法大学无形资产管理研究中心研究员、中国传媒大学研究生导师。专注知识产权争议解决领域近20年，办理知识产权诉讼案件逾6000件，经办案件多次入选中国法院十大知识产权案件，发表知识产权专业文章60余篇。近年来，带领团队先后为数十家大型央企、知名上市企业及新兴科创企业提供知识产权争议解决及专项咨询服务，助力客户有效解决知识产权保护及侵权风险防范问题。 
权鲜枝，北京市隆安律师事务所高级合伙人、清华大学工学硕士、芝加哥肯特法学院法律硕士。曾任最高人民法院知识产权案例基地专家，现任北京市朝阳区律师协会知识产权业务研究会主任、日本知识产权协会（JIPA）讲师、美国知识产权法律协会全球网络活动（AIPLAGNE）联席主席。代理过数千件专利申请，上百件专利无效、侵权案，部分入选各级法院典型案例。个人被评为司法部首批“全国千名涉外律师人才”、ALB“2022中国十五佳女律师”、强国知识产权论坛“2023年度十佳知识产权大律师”等。
曲凯，复旦大学理学博士，恒瑞医药知识产权管理中心负责人，在知识产权行业有10余年工作经验，负责公司上市产品和在研项目的知识产权工作，包括药品全生命周期的专利布局、侵权风险防控。曾在国家知识产权局从事多年专利审查工作。
金伟英，机械电子工程硕士，专利律师、资深专利分析师、专利代理师。具有10年以上为央企、大集团、龙头企业、多家拟上市公司提供专利申请与布局、专利检索与无效分析、专利风险排查、FTO检索分析以及侵权应对的丰富服务经验。
张鹏，法学博士、知识产权专业博士后，中伦律师事务所高级顾问，兼任国家海外知识产权纠纷应对指导专家、中国技术经济学会知识产权专业委员会委员等，入选北京市律师协会涉外律师人才库、粤港澳大湾区国际知识产权人才港专家库、深圳市首批海外知识产权维权援助专家库等。多次被国际著名法律评级机构钱伯斯、法律500强、商法等评选为知识产权推荐律师、TMT（电信、媒体和科技）推荐律师。钱伯斯称赞其“在处理国内和国际科技公司的专利问题方面经验丰富，擅长处理侵权纠纷和与交易相关的知识产权问题”。

目录
第１章 认识专利风险排查与ＦＴＯ ００１ 
１.１ 为什么要做专利风险排查 ／００２ 
１.１.１ 专利风险排查的场景 ／００２ 
１.１.２ 企业专利风险来源 ／００３ 
１.１.３ 专利侵权风险评估 ／００６ 
１.１.４ 专利侵权风险管控 ／００８ 
１.２ 专利风险排查分析类型与ＦＴＯ ／０１０ 
１.２.１ 常见专利风险排查的分析类型 ／０１０ 
１.２.２ ＦＴＯ分析是什么 ／０１２ 
１.２.３ ＦＴＯ分析的简要步骤 ／０１３ 
１.３ 典型场景下的ＦＴＯ分析案例 ／０１４ 
１.３.１ 研发阶段的ＦＴＯ分析案例 ／０１４ 
１.３.２ 产品上市前的ＦＴＯ分析案例 ／０１５ 
１.３.３ 产品出口海外前的ＦＴＯ分析案例 ／０１６ 
１.３.４ 企业ＩＰＯ （首次公开募股）上市前的ＦＴＯ分析案例 ／０１７ 
第２章 ＦＴＯ项目的组织和管理０１９ 
２.１ ＦＴＯ项目管理的基础 ／０２０ 
２.１.１ ＦＴＯ项目的特殊性 ／０２０ 
２.１.２ ＦＴＯ项目的管理 ／０２２ 
２.２ ＦＴＯ项目的过程管理 ／０２３ 
２.２.１ 项目启动 ／０２３ 
２.２.２ 组建项目实施团队 ／０２５ 
２.２.３ 项目执行 ／０２６ 
２.２.４ 项目监控和调整 ／０２７ 
２.２.５ 项目验收 ／０２８ 
２.３ 项目工作范围的界定 ／０２８ 
２.３.１ 确定目标国家或地区 ／０２９ 
２.３.２ 确定待检索专利的法律状态 ／０２９ 
２.３.３ 确定主要竞争对手 ／０２９ 
２.３.４ 确定待排查技术点 ／０３０ 
第３章 ＦＴＯ检索方法和工具０３４ 
３.１ ＦＴＯ的检索策略 ／０３６ 
３.１.１ ＦＴＯ检索策略的特点 ／０３６ 
３.１.２ ＦＴＯ检索策略的主要构成 ／０３７ 
３.２ ＦＴＯ检索的关键步骤 ／０３９ 
３.２.１ 明确项目需求和检索范围 ／０３９ 
３.２.２ 解构及确定检索目标 ／０４４ 
３.２.３ 制作检索要素表 ／０４８ 
３.２.４ 选择数据库和构建检索式 ／０４９ 
３.２.５ 执行检索与补充检索 ／０５２ 
３.２.６ 专利筛选与评估 ／０５３ 
３.３ 常用的检索方法 ／０５８ 
３.３.１ 关键词检索 ／０５８ 
３.３.２ 分类号检索 ／０６２ 
３.３.３ 竞争对手检索 ／０６５ 
３.３.４ 其他检索方式 ／０６６ 
３.４ 常用ＦＴＯ检索资源和工具 ／０６９ 
３.４.１ 专利数据库 ／０６９ 
３.４.２ 非专利数据库 ／０７６ 
３.４.３ 特殊领域的检索资源 ／０７６ 
３.４.４ ＦＴＯ检索的实用工具 ／０７８ 
第４章 专利侵权的判定方法０７９ 
４.１ 发明和实用新型专利的侵权判定 ／０８０ 
４.１.１ 侵权判定的原则和方法 ／０８０ 
４.１.２ 相同侵权的判定 ／０８１ 
４.１.３ 等同侵权的判定 ／０８４ 
４.２ 外观设计专利的侵权判定 ／０９２ 
４.２.１ 侵权判定的方法 ／０９２ 
４.２.２ 相同或相近种类产品的判断 ／０９４ 
４.２.３ 外观设计相同或近似的判断 ／０９５ 
第５章 ＦＴＯ报告样例和撰写要点１００ 
５.１ ＦＴＯ报告的框架 ／１０２ 
５.２ “项目背景”章节样例和撰写要点 ／１０３ 
５.２.１ 章节样例 ／１０３ 
５.２.２ 撰写要点 ／１０５ 
５.３ “专利检索”章节样例和撰写要点 ／１０５ 
５.３.１ 章节样例 ／１０５ 
５.３.２ 撰写要点 ／１１０ 
５.４ “专利分析”章节样例和撰写要点 ／１１１ 
５.４.１ 章节样例 ／１１１ 
５.４.２ 撰写要点 ／１１７ 
５.５ “侵权结论”章节样例和撰写要点 ／１２６ 
５.５.１ 章节样例 ／１２６ 
５.５.２ 撰写要点 ／１２６ 
５.６ ＬＥＤ节能灯美国ＦＴＯ报告样例 ／１２６ 
５.７ 咖啡机中国ＦＴＯ报告样例 ／１３２ 
第６章 针对典型技术领域特性的ＦＴＯ分析１３８ 
６.１ 生物医药领域的ＦＴＯ分析 ／１３９ 
６.１.１ 根据药品的产品分类的ＦＴＯ分析 ／１３９ 
６.１.２ 根据药品的不同开发阶段的ＦＴＯ分析 ／１４６ 
６.１.３ 结 语 ／１５２ 
６.２ 信息通信领域的ＦＴＯ分析 ／１５３ 
６.２.１ 涉及标准必要专利的ＦＴＯ分析 ／１５３ 
６.２.２ 涉及算法的ＦＴＯ分析 ／１５６ 
６.２.３ 涉及开源软件的ＦＴＯ分析 ／１５８ 
６.２.４ 涉及通信方法的ＦＴＯ分析 ／１５８ 
第７章 专利侵权风险的应对策略１６１ 
７.１ 程序应对——用足诉讼权利 ／１６３ 
７.１.１ 善用管辖权异议 ／１６ 
７.１.２ 审查原告是否适格 ／１６４ 
７.１.３ 请求无效宣告，中止诉讼程序 ／１６５ 
７.１.４ 及时应对行为保全 ／１６５ 
７.１.５ 在避免构成举证障碍的前提下规避不利证据 ／１６７ 
７.１.６ 主张诉讼时效届满 ／１６８ 
７.１.７ 提起另案反制诉讼 ／１６８ 
７.２ 权利挑战——无效对方专利 ／１７０ 
７.２.１ 专利无效宣告是什么 ／１７１ 
７.２.２ 为什么要发起专利无效宣告 ／１７１ 
７.２.３ 如何发起专利无效宣告 ／１７１ 
７.３ 否定侵权——行为抗辩 ／１７９ 
７.３.１ 专利侵权抗辩是什么 ／１７９ 
７.３.２ 为什么做专利侵权抗辩 ／１７９ 
７.３.３ 如何做专利侵权抗辩 ／１７９ 
７.３.４ 专利侵权抗辩的案例 ／１８３ 
７.４ 减免责任——责任承担抗辩 ／１８６ 
７.４.１ 免除赔偿责任——合法来源抗辩 ／１８６ 
７.４.２ 不停止侵权抗辩 ／１８８ 
７.４.３ 减轻赔偿责任抗辩 ／１９１

本书概述了专利侵权风险排查的概念，列举了需要进行专利风险排查的场景。在对比FTO项目和一般专利检索项目、尽职调查项目的基础上，总结了FTO项目的特征，并介绍了FTO项目的过程管理及如何界定项目的工作范围。在详述FTO关键步骤的基础上介绍了FTO检索的方法和工具、专利侵权判定的基本原则和代表性的案例、专利侵权分析报告样例及撰写要点。此外，还充分考虑了生物医药领域和信息通信领域的特殊性。最后，对如何从程序和实体上进行妥善应对也做了充分的梳理和总结。 

马天旗，北京智专北斗知识产权咨询有限公司执行董事兼总经理，国家知识产权局专利局机械发明审查部原副处长，国家知识产权运营公共服务平台原副总经理。国家知识产权局高层次人才，“科创中国”专利大数据技术竞争情报专业科技服务团专家，国家知识产权局重大科技经济活动知识产权分析评议讲师，专利侵权判定专家库专家，首都知识产权服务行业师资库专家，北京市知识产权服务领军人才。《中国发明与专利》审稿专家，主编《专利布局》《专利挖掘》《高价值专利培育与评估》等10多部书籍。
高晓培，北京智专北斗知识产权咨询有限公司产品总师兼尽职调查部总监，曾就职于七星天（北京）咨询有限责任公司。中国科学技术信息研究所硕士。在海外专利申请与布局、专利检索与侵权分析、专利情报分析与利用、专利交易评估与专利资产管理方面经验丰富。入选第一期全国专利信息实务人才、江苏省知识产权骨干人才。
郝政宇，北京观韬中茂律师事务所合伙人、律师、专利代理师，具有超过15年的知识产权从业经验，曾在国家知识产权局从事多年专利审查和复审工作，此后在多家知名律所执业多年，代理众多企业的知识产权纠纷案件，具有丰富的诉讼经验，目前担任10余家上市公司的知识产权顾问，团队微信公众号“大岭IP”在业内具有广泛影响力。
郑众琳，律师、专利代理师，北京智专北斗知识产权咨询有限公司上海分公司总经理。具有10多年知名咨询机构、律所、专利代理机构从业经验，长期从事专利分析咨询、专利布局申请、专利无效诉讼等相关工作，曾主持完成几十项专利侵权风险排查项目。
苏志甫，北京汇仲律师事务所上海办公室高级顾问、知识产权团队负责人，北京市高级人民法院知识产权庭原审判长，兼任中国政法大学无形资产管理研究中心研究员、中国传媒大学研究生导师。专注知识产权争议解决领域近20年，办理知识产权诉讼案件逾6000件，经办案件多次入选中国法院十大知识产权案件，发表知识产权专业文章60余篇。近年来，带领团队先后为数十家大型央企、知名上市企业及新兴科创企业提供知识产权争议解决及专项咨询服务，助力客户有效解决知识产权保护及侵权风险防范问题。 
权鲜枝，北京市隆安律师事务所高级合伙人、清华大学工学硕士、芝加哥肯特法学院法律硕士。曾任最高人民法院知识产权案例基地专家，现任北京市朝阳区律师协会知识产权业务研究会主任、日本知识产权协会（JIPA）讲师、美国知识产权法律协会全球网络活动（AIPLAGNE）联席主席。代理过数千件专利申请，上百件专利无效、侵权案，部分入选各级法院典型案例。个人被评为司法部首批“全国千名涉外律师人才”、ALB“2022中国十五佳女律师”、强国知识产权论坛“2023年度十佳知识产权大律师”等。
曲凯，复旦大学理学博士，恒瑞医药知识产权管理中心负责人，在知识产权行业有10余年工作经验，负责公司上市产品和在研项目的知识产权工作，包括药品全生命周期的专利布局、侵权风险防控。曾在国家知识产权局从事多年专利审查工作。
金伟英，机械电子工程硕士，专利律师、资深专利分析师、专利代理师。具有10年以上为央企、大集团、龙头企业、多家拟上市公司提供专利申请与布局、专利检索与无效分析、专利风险排查、FTO检索分析以及侵权应对的丰富服务经验。
张鹏，法学博士、知识产权专业博士后，中伦律师事务所高级顾问，兼任国家海外知识产权纠纷应对指导专家、中国技术经济学会知识产权专业委员会委员等，入选北京市律师协会涉外律师人才库、粤港澳大湾区国际知识产权人才港专家库、深圳市首批海外知识产权维权援助专家库等。多次被国际著名法律评级机构钱伯斯、法律500强、商法等评选为知识产权推荐律师、TMT（电信、媒体和科技）推荐律师。钱伯斯称赞其“在处理国内和国际科技公司的专利问题方面经验丰富，擅长处理侵权纠纷和与交易相关的知识产权问题”。