发明分析与权利要求撰写 律师指南(原书第2版)

本书虽然是由美国作者所著，讲解美国专利法框架下的申请文件撰写，但书中所阐述的发明分析方法、权利要求撰写方法等对国内申请人和代理人也极具启发意义，非常值得国内专利行业从业人员一读。这是一本重实践、接地气的书，也是一本幽默、有趣的书。作者具有丰富的从业经验，结合自身深刻的认识和理解，将理解分析发明、撰写申请文件这两件事彻彻底底展开，逐类逐项进行细致入微的剖析，引用大量案例辅以说明，涉及广泛的技术领域，细数法律修改带来的变化和影响，并给出大量练习和讲解，进而不遗余力地指导读者——如何在美国法律框架下，通过理解分析发明并撰写申请文件，为权利人寻求利益化的保护。另外，在描述过程中，不仅体现出作者系统的专业知识，还展露了他绘声绘色讲故事的能力，你能想象如何利用希腊神话、《谁动了我的奶酪》《成功领导者的八项核心能力》等文学作品来讲解专利知识吗？能理解为何将对手比喻为电脑黑客吗？以及为何将发明人比为“她”？而“幽灵”又指专利撰写中的什么？作者甚至在每个分析或撰写的步骤中，还对自己的心理变化也进行了描述，很容易引起读者的共鸣。
初读原著时，我们不仅折服于作者的专业素养，被那一个个让人会心一笑的小幽默抓住眼球，同时也被作者发自内心的投入所深深打动。这些都是促使我们下定决心翻译它的重要原因。因此，无论是企事业单位或高校的知识产权工作者、知识产权代理师，还是其他知识产权从业者，想要对美国专利实践有深入了解，希望能够在草拟技术交底书、分析发明和撰写权利要求的过程中得到强有力的引导和启发，抑或是寻求如何通过科学撰写降低被无效的可能性、提升对侵权行为行使权力的可能性，如何规避已有的专利壁垒，以及在审查过程中如何更有效地答复和修改申请文件等方面的知识，我们都推荐读一读这本既专业又有趣的书。相信在阅读过程中，各类读者都能有所收获。
从筹划到翻译成书，两年多的时间，各位译者查阅文献、交流讨论、反复推敲，终于在译者团队的共同协作下得以出版。在翻译过程中，译者们各司其职，并相互进行校对检查，后由吴军芳进行合稿、统稿。翻译分工为：吴军芳翻译第7~11章、术语表，校对第1~6章、致谢等本书介绍部分的内容；马天旗翻译第1~6章，校对第7~10章；吕占江翻译本书介绍、第14~17章、附录B，校对第12~13章、附录A、C、D和索引；韩树刚翻译第12~13章、第21~22章、附录A，校对第18~22章；李明娟翻译第18~20章、附录C、D和索引表，校对第11章、第14~17章、附录B、术语表。钟锋和李航在前期翻译准备、后期文字稿整理中也付出了很多劳动，她们认真、务实的工作态度令我们敬佩。
此外，尤其要特别感谢知识产权出版社的大力支持，感谢黄清明编辑、韩婷婷编辑、程足芬编辑在本书翻译过程中提供的大量指导和宝贵意见，感谢编辑部其他同仁在本书编辑出版过程中的努力和付出，正是他们的严谨、细致和敬业，方才促成本书在国内的面世。
虽然各位译者已经付出了巨大努力，但囿于有限的水平，翻译的内容仍值得推敲，对其中任何不妥之处，请读者朋友一定提出批评指正。

 
译者
2019年8月

本书从专利律师的角度，讲述了如何分析发明，并将其提炼成专利权利要求的方法。本书指出，发明是一种技术思路而非具体的产品，在分析发明时，采用“问题-解决方案”的描述来确定发明构思以及发明的关键技术特征；在撰写独立权利要求时，基于“问题-解决方案”，*化独立权利要求的保护范围；根据侵权判定等专利实施过程中的情况布局多样化的权利要求；通过“问题-解决方案”指导说明书等申请文件的撰写，由此构建保护范围宽、且具有防御能力的权利要求。

作者:
Ronald D.Slusky（罗纳德•D.茨拉斯基）：美国纽约市自由专利代理律师，拥有哥伦比亚大学电气工程专业学士和硕士学位，并以优异成绩取得西顿霍尔大学法学博士学位。曾担任贝尔实验室（曾属于AT&T公司，后属于朗讯科技公司）的内部法律顾问多年，指导过多位专利律师，在专利律师行业从业30余年。 
译者:
吴军芳：国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心审查业务部副主任，副研究员，国家知识产权局专家库专家、河南省知识产权专家库专家、洛阳市知识产权专家库专家、河南大学职业导师、郑州大学研究生导师，专利局审查员培训局级师资，从事十余年审查员培训工作，参与开发并讲授权利要求分析、创造性、实质审查等多门课程，并为多次为代理机构、企业高校等培训授课。参与过专利局分领域检索手册等专项课题研究工作。发表多篇业务文章。
马天旗：国家知识产权运营公共服务平台副总经理，高级知识产权管理师，全国专利信息利用师资人才，中国专利信息分析人员测评委员会成员，国家知识产权局专家库专家，北京市知识产权专家库专家等。主编《专利分析-方法、地图解读及情报挖掘》《专利布局》《专利挖掘》《专利转移转化案例解析》，参与撰写《专利分析实务手册》《高价值专利培育与评估》《高价值专利筛选》等书籍，发表知识产权相关文章近40篇。
吕占江：国家知识产权运营公共服务平台副总经理，副研究员，先后在国家知识产权局专利局实用新型审查部、审查业务管理部、专利审查协作河南中心工作，曾任专利审查协作河南中心办公室副主任、主任。
长期参与国家知识产权局专利局审查质量管理政策、制度的制定，质量评价体系的运行工作，执笔多年《专利审查质量评价报告》，牵头建立了审查质量外部评价和外部投诉体系，制定了专利审查质量满意度调查体系，建立了审查质量投诉平台；参与过向国务院上报专利质量工作报告的主要撰写工作，以及《基于强局建设的审查业务未来路线图》《五局审查质量合作》等研究工作。参与省部级课题研究二十余项，是《高价值专利（组合）培育和评价标准》《知识产权拍卖规程标准》的主要起草人。
韩树刚：国家知识产权局专利局机械发明审查部汽车配件处处长，研究员。长期为企业人员和专利代理人培训撰写实务方面课程，并参与多项局内有关专利检索、创造性审查等方面的研究课题，发表多篇业务文章。
李明娟：国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心电学发明审查部计算机领域室主任，副研究员，局骨干人才、外派国际化人才，局级授课教师，连续多年参与新审查员培训，讲授《创造性审查实践》《实质审查程序》等十余门课程，多次参加对外培训，讲授《专利信息基础》《电学领域申请文件的撰写》等，作为主要执笔人、统稿人等参与局级专项课题以及审协河南中心自主课题的研究，在各类期刊上发表文章多篇。具有BFT高级、PETS5等外语证书，曾赴欧洲专利局参加CPC培训。

致谢Ⅰ
关于作者Ⅲ
本书介绍Ⅴ
译者说明
译者介绍ⅩⅤ
部分确认发明
第1章发明是构思
从技术问题开始
本章回顾
第2章从技术问题开始（而不是实施例）
技术问题是什么？
实物教学课：科纳（Konaclip）曲别针
本章回顾
第3章“问题—解决方案”的描述
尽早开始
大思维
不要被发明人的实施例所迷惑
先是质疑者，后是辩护者
单独的发明创造单独处理
定义本发明,试试它的大小是否合适
本章回顾
第4章“问题—解决方案”的描述——达到应有的宽度
设想“对手团队”
挖掘实施例
分析究竟发生了什么
将“怎样”与“什么”分开
构想替代方案，包括一些难以置信的方案
拓展技术问题
修剪和提炼
请教您的同事
首先“看透”本发明
使用欧式（“吉普森”式）权利要求作为一种分析发明的模式
设想销售场景
想象一下，你只有60秒钟来形容本发明
反复询问发明人
本章回顾
第5章“问题—解决方案”的描述——避免过度宽泛
尽可能宽泛地理解“问题—解决方案”的描述
正确的缩窄方式
持续聚焦于专利宽度及其功能
缩窄技术问题而不是解决方案
反思无马的马车
本章回顾
第6章退守特征和计划性退守
为什么需要退守（回退）策略
计划性退守
使用“问题—解决方案”范式识别退守特征椅子的计划性退守
本章回顾
第二部分撰写单独的权利要求
第7章基于问题解决法撰写独立权利要求
五个步骤
示例
微波炉均匀加热装置
交通信号器
组合步骤中的可选项
前序部分
重新排列和重复
法定权利要求类型
结构性特征与装置加功能特征
发明的场合
问与答
过短的权利要求
本章回顾
第8章基于发明点撰写独立权利要求
步骤1和2：设定场合和权利要求类型
步骤3：确定发明点
思考问题和解决方案
找出“究竟发生了什么”
将“什么”与“怎样”分开
步骤4：基于发明点撰写权利要求
以终为始
只打包你所需要的
定义，不要解释
使用功能性描述使得权利要求特征数量少
仔细检查每个修饰语
确认权利要求正确表达了你的意图
假设输入信号和数据/参数值是现成的——不要在权利要求中去生成
为从属权利要求保留从属权利要求限定语
撰写权利要求时，应胸有成竹，而非囿于附图
力求简单化
步骤5：采用“问题—解决方案”的描述作为基准
本章回顾
第9章中范围和窄范围的权利要求
退守性权利要求
差异性权利要求
实施例式独立权利要求
宽度的问题
在许可和诉讼中的好处
在可专利性和“被侵权性”之间寻找平衡
化许可费基础的权利要求
本章回顾
第10章解释性权利要求
父权利要求可能被与发明无关的现有技术公开
父权利要求可能不清楚
问与答
本章回顾
第11章从属权利要求布局
链式窘境
单独提供专利性的权利要求应采取非链式方式
协同提供专利性的权利要求应采取链式方式
不能协同提供专利性的权利要求不应采取链式方式
彻底避免不起任何作用的权利要求
基于为计划性退守做出的贡献，在权利要求族中分层设置权利要求
将从属权利要求的布局应用于不同的权利要求族中，以控制权利要求的数量
马库什组——粗心的陷阱
本章回顾
第12章具有功能性语言的权利要求
 “功能性语言”而不是“功能性权利要求”
涉及新颖性的功能性语言
什么时候权利要求是过度功能性的
什么时候权利要求是非过度功能性的
关于范围过宽
规则的意义
 “用词问题”
转接词
预期用途的描述
沃巴什的功能性语言到底表达了什么？
本章回顾
第13章装置加功能
装置加功能权利要求的宽度
装置加功能权利要求的不清楚
不合格的权利要求撰写者在做什么？
至少在一些权利要求中，以非装置加功能形式构造功能性要素
只要有意义，就使用博勒加德（Beauregard）权利要求
不要完全放弃装置加功能权利要求
用第112条（f）在头脑中精细勾画说明书
步骤加功能
本章回顾
第三部分权利要求书和可预见的执行情况
4章发明应用场合和直接侵权者
发明应用场合
发明应用场合的释义
发明应用场合的重要性
维护发明应用场合边界的完整性
个体直接侵权人
两类常见的侵权对象
采用竞争对手的思维模式
读者练习
示例一：衣服制造
示例二：互联网基础设施
本章回顾
第15章法定权利要求类型
产品（机器/产出品）权利要求
一般的产品权利要求
计算机可读介质（Beauregard）权利要求
传播信号权利要求——不再允许
方法（步骤）权利要求
组合物权利要求
方法表征产品的权利要求
本章回顾
第16章权利要求的多样性
重组“问题—解决方案”的描述
同时列举功能和结构
术语变化
强制格式权利要求
功能限定与结构限定
要素或步骤的数量
前序部分长度
前序部分内容
要解决的问题
发明点的处理
基础的科学或工程理论
数学方式的限定
粒度
时间性
信号域
强制格式示例
示例一：网络搜索
示例二：行程编码
示例三：模块化地板
本章回顾
第17章结合预期的实施情况检查权利要求
检查整体权利要求书
非专利性/无效性
限度地提高专利对其所有者的价值
检查单个权利要求
不恰当地缩小范围
权利要求过宽和不清楚
超出发明应用场合边界
形式检查
本章回顾
第四部分专利申请的准备和审查过程处理
第18章撰写背景技术和发明内容
读者
背景技术
以终为始
保持简短并有结论
不要在背景技术中引用附图
不要把发明人的发现写入背景技术
发明内容
以一句话陈述发明的解决方案
功能性呈现解决方案
闭合“问题—解决方案”环
指定选择性特征
使用“倒金字塔”样式
要有创造力
本章回顾
第19章撰写具体实施方式
具体实施方式是背景技术/发明内容的扩展
阐述问题
阐述解决方案
采用前述的倒金字塔样式获得发明
在撰写具体实施方式之前，掌握发明
详细描述体现发明的地方
随时收集变化和替换方式；把它们保留到后
何时撰写具体实施方式？
后的核查
本章回顾
第20章权利要求被拒绝——修改还是争辩？
四个问题，六个选项
问题1：审查员关于显而易见性的立场是否有充分依据？（框11、框12）
问题2:权利要求可以从所引用的现有技术中获知吗？(框13、框14)
试着从审查员的角度去看
不要过度解读参考文献
不要仅仅依靠发明人对参考文献的解读
问题3:被引用的现有技术是否公开了发明构思？(框15、框16、框18)
问题4:发明是否早于参考文献？(框17、框20)
本章回顾
第21章权利要求的修改
重新考虑本发明,随后重新考虑权利要求
当现有技术没有公开发明构思时的修改
引用的现有技术公开了发明构思时的修改
丢掉无用的限定
本章回顾
第22章与发明人合作
课堂式学习的局限性
自主学习
从已知的起点开始
慢慢地、谨慎地前进
不要放过任何必要的细节
充分利用你对技术的好奇心
从一开始就依靠发明人
迈出步很难——但你必须这么做
让发明人参与申请的准备工作
准备申请文件的四阶段协作过程
本章回顾
附录A发明构思及其“问题—解决方案”的描述
附录B读者练习——以及作者答案
附录C专利示例
附录D《美国法典》第35卷节选(自2013年3月16日起生效)
术语表
索引

本书从专利律师的角度，讲述了如何分析发明，并将其提炼成专利权利要求的方法。本书指出，发明是一种技术思路而非具体的产品，在分析发明时，采用“问题-解决方案”的描述来确定发明构思以及发明的关键技术特征；在撰写独立权利要求时，基于“问题-解决方案”，*化独立权利要求的保护范围；根据侵权判定等专利实施过程中的情况布局多样化的权利要求；通过“问题-解决方案”指导说明书等申请文件的撰写，由此构建保护范围宽、且具有防御能力的权利要求。

作者:
Ronald D.Slusky（罗纳德•D.茨拉斯基）：美国纽约市自由专利代理律师，拥有哥伦比亚大学电气工程专业学士和硕士学位，并以优异成绩取得西顿霍尔大学法学博士学位。曾担任贝尔实验室（曾属于AT&T公司，后属于朗讯科技公司）的内部法律顾问多年，指导过多位专利律师，在专利律师行业从业30余年。 
译者:
吴军芳：国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心审查业务部副主任，副研究员，国家知识产权局专家库专家、河南省知识产权专家库专家、洛阳市知识产权专家库专家、河南大学职业导师、郑州大学研究生导师，专利局审查员培训局级师资，从事十余年审查员培训工作，参与开发并讲授权利要求分析、创造性、实质审查等多门课程，并为多次为代理机构、企业高校等培训授课。参与过专利局分领域检索手册等专项课题研究工作。发表多篇业务文章。
马天旗：国家知识产权运营公共服务平台副总经理，高级知识产权管理师，全国专利信息利用师资人才，中国专利信息分析人员测评委员会成员，国家知识产权局专家库专家，北京市知识产权专家库专家等。主编《专利分析-方法、地图解读及情报挖掘》《专利布局》《专利挖掘》《专利转移转化案例解析》，参与撰写《专利分析实务手册》《高价值专利培育与评估》《高价值专利筛选》等书籍，发表知识产权相关文章近40篇。
吕占江：国家知识产权运营公共服务平台副总经理，副研究员，先后在国家知识产权局专利局实用新型审查部、审查业务管理部、专利审查协作河南中心工作，曾任专利审查协作河南中心办公室副主任、主任。
长期参与国家知识产权局专利局审查质量管理政策、制度的制定，质量评价体系的运行工作，执笔多年《专利审查质量评价报告》，牵头建立了审查质量外部评价和外部投诉体系，制定了专利审查质量满意度调查体系，建立了审查质量投诉平台；参与过向国务院上报专利质量工作报告的主要撰写工作，以及《基于强局建设的审查业务未来路线图》《五局审查质量合作》等研究工作。参与省部级课题研究二十余项，是《高价值专利（组合）培育和评价标准》《知识产权拍卖规程标准》的主要起草人。
韩树刚：国家知识产权局专利局机械发明审查部汽车配件处处长，研究员。长期为企业人员和专利代理人培训撰写实务方面课程，并参与多项局内有关专利检索、创造性审查等方面的研究课题，发表多篇业务文章。
李明娟：国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心电学发明审查部计算机领域室主任，副研究员，局骨干人才、外派国际化人才，局级授课教师，连续多年参与新审查员培训，讲授《创造性审查实践》《实质审查程序》等十余门课程，多次参加对外培训，讲授《专利信息基础》《电学领域申请文件的撰写》等，作为主要执笔人、统稿人等参与局级专项课题以及审协河南中心自主课题的研究，在各类期刊上发表文章多篇。具有BFT高级、PETS5等外语证书，曾赴欧洲专利局参加CPC培训。